La check list per registrare il tuo marchio

Puoi iniziare da questa utile checklist per individuare cosa, come e con quale estensione proteggere il tuo logo.

Cosa sapere prima di registrare il marchio?

La registrazione non è un’attività da svolgere in modo leggero in quanto ci sono alcuni profili che non possono essere sottovalutati.

Persona alla quale si vuole intestare il marchio

In primo luogo serve individuare il soggetto a cui si vuole intestare il marchio, persona fisica o società ad esempio. Successivamente puoi comunque cedere il marchio o concederlo in licenza (ad esempio, lo intesti a te stesso e poi lo concedi in uso alla società di cui sei legale rappresentante).

Tipo di attività presente e futura

In secondo luogo, è bene stabilire l’attività che attualmente svolgi, ma anche quella che da qui a qualche anno intendi implementare.

Puoi sempre limitare la registrazione del marchio ma non puoi estenderla: o meglio, la procedura di estensione richiede una nuova registrazione. E quindi, ad esempio, se commercializzi abbigliamento da donna ma hai idea di vendere anche accessori per bambini online, valutalo al momento della prima registrazione.

Non ti conviene però estendere la registrazione a settori che non ti riguardano. Ti presti a maggiore rischio di opposizione o comunque di decadenza del marchio per non uso. In ogni caso, registrare per prodotti che non ti riguardano, oltre ad essere inutile, può diventare oneroso. E quindi, ad esempio, se produci packaging di prodotti non ha senso che ti tuteli anche per la vendita di abbigliamento.

La checklist per registrare il logo della tua attività

Per arrivare a compiere una registrazione completa e che non si presti ad opposizioni, puoi iniziare dal considerare alcuni elementi di fatto, per poi arrivare a tradurle in valutazioni sul piano giuridico.

1. La tua attività è solo in Italia o si estende all’estero?
2. Se estesa all’estero, in specifici stati (ad esempio Portogallo e Brasile) oppure in un unico continente (tutta l’Europa)?
3. Il tuo marchio è composto da una figura o solo da testo?
4. Il tuo marchio è “definitivo” o pensi di modificare il pittogramma di qui a poco?
5. Hai uno slogan?
6. I colori del tuo marchio sono identificativi del tuo prodotto?
7. Hai preso ispirazione da altri nell’ideazione del pittogramma?
8. Qual è il tuo core business?
9. Quali prodotti produci? Quali servizi fornisci?
10. Da qui a 5 anni vuoi estendere la tua attività ad altri prodotti e servizi?

La check list personalizzata per registrare il marchio

La check list sopra è solo il punto di partenza per un’analisi specifica relativa alla tua attività, ai segni distintivi della tua azienda e soprattutto dei prodotti e servizi che produci e fornisci. A mio avviso è importante partire dal fatto concreto, ma è chiaramente fondamentale in questi casi tradurre in valutazioni giuridiche quanto rilevato. Per questo motivo ti sconsiglio di registrare il tuo marchio in autonomia.

Dopo una prima analisi concreta solitamente procedo ad individuare eventuali segni altrui identici o simili ai tuoi con riguardo agli stessi prodotti e servizi nonché a prodotti e servizi simili. Questa attività deve essere accompagnata anche dalla valutazione dell’eventuale rischio di associazione o confusione tra segni.

In sostanza, è importante valutare l’effettiva esistenza dei requisiti per procedere alla registrazione del marchio quali:

• la capacità distintiva,
• la liceità,
• la novità.

Solo a seguito di un’analisi completa, di una relazione specifica e di un confronto effettivo, si potranno avere tutte le informazioni per valutare se e cosa registrare nonché quali sono i profili di rischio a cui ci può esporre nell’intraprendere delle scelte piuttosto che altre.

Ad esempio, registrare un segno simile ad un altro, ti espone alla possibilità di ricevere un’opposizione attraverso cui il competitor può richiedere che la tua domanda di marchio venga rigettata.

Per avere la checklist personalizzata ma sopratutto per valutare nello specifico la tua posizione, puoi contattarmi.

Altro aspetto da tenere in considerazione è questo: l’EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) ha istituito un Fondo «Ideas Powered for business» per le piccole e medie imprese che consente di ottenere un rimborso sulle tasse da pagare per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, disegni, modelli, brevetti). Nel corso di tutto il 2022 si può beneficiare di un rimborso del 75 % delle tasse relative alle domande di marchio e/o disegno o modello (e delle classi aggiuntive) sia che richiedi la tutela solo in Italia sia che vuoi l’estensione in tutta Europa.

Ne ho parlato in una delle ultime newsletter, strumento che utilizzo per comunicarti novità e cose utili da non farsi perdere. Se vuoi puoi iscriverti per rimanere aggiornato.

Photo by Markus Winkler on Unsplash